歐盟制定對標準必要專利之建議

歐盟執委會在上(11)月27日發布了《歐盟制定對標準必要專利之建議》(Setting out the EU approach to Standard Essential Patents，下簡稱《建議》)，試圖解決標準必要專利(SEPs)持有人與被授權人間有關FRAND認知的爭議。

FRAND一直是SEPs最引起爭議的原則，它的立意甚善、陳義亦高，但卻是難以具體執行，歐盟執委會試圖藉由《建議》的公布擘畫出一張各方都可遵循的路徑圖(roadmap)。

歐盟《建議》的內容

    除前言與結語外，本《建議》主要係以“增加SEPs揭露的透明度＂、“SEP之FRAND許可條款的一般原則＂、“有關SEPs的可預測之執行環境＂、“開放原始碼(open source)與標準＂四大部分來闡述執委會對SEPs授權的立場。

前言

    執委會在前言中指出SEPs的授權環境存在有三個須待改善的地方：

一、SEP資訊揭露的不透明；

二、FRAND的定義和專利授權評價的不清；

三、SEPs執行的不確定風險。

而為了能使對物聯網的發展做出貢獻以及使歐盟能在此領域中扮演領導的角色，因此執委會迫切的認為需要制訂一個衡平(balanced)、順利(smooth)和可預測(predictable)的SEPs框架之關鍵原則。這個關鍵原則反映了兩個主要目標：1藉由對專利持有人公平和適度報酬回報的保護，以激勵其將高端技術融入及發展於標準中、2在公平取得專利的條件下，確保專利技術能平順及廣泛地散播。

增加SEPs揭露的透明度

此部分的內容主要是針對“標準發展組織＂(Standard Development Organizations，SDOs)，執委會認為SDOs的專利資料庫透明度不足，希望能改善資料庫資訊的質與可取得性(accessibility)；執委會同時要求在談判的過程中，專利持有人“應向使用人證明其專利組合對標準而言是重要的，或說明這些專利是如何會被侵害＂(necessarily have to invest in substantiating to SEP users why patents from the patent holder’s portfolio are essential of the standard or how these patent are being infringed)，而這必須藉由更新和更準確的聲明(declaration)來實現。此外，執委會也指出在標準化過程開始時的專利內容與最後確認的標準化專利內容往往會有相當的差異，所以，專利持有人應在最終標準審查通過後或其後有重大修訂時，能即時的對審查聲明進行相關性的說明。

執委會另亦提到，證據顯示過度的聲明具有相當的風險性，所以在專利持有人或預期會使用專利的人之要求下，應由有技術能力及市場認可的獨立第三方進行必要的專利審查，可是執委會並未具體地指出該獨立的第三方應具備何種條件，只是說專利辦公室(patent office)是自然的人選之一，另一支持歐盟能設立一個獨立的機構擔負專利審查的任務。

   

SEP之FRAND許可條款的一般原則

    執委會認識到各界對FRAND的詮釋差異甚大，尤其是在評價原則(valuation principle)上更是如此，所以執委會鼓勵權利關係人以執委會所建議的以下原則為基礎，進行“行業別＂(sectoral)討論以建立該行業的一般授權行為：

一、授權條件必須與專利技術的經濟價值有明確清楚的關係，這個經濟價值主要須聚焦在技術的本身，不應包括決定將技術納入標準的任何因素。

二、在決定FRAND評價時應該以其當前的經濟價值為基礎，不應與不相干的產品市場的成功牽扯在一起。

三、FRAND的評價應確保持續鼓勵SEP持有人能將最好的技術用於標準中。

四、在FRAND價值評估時應避免權利金的堆疊(royalty stacking)，不能只單獨考慮一個SEP的權利金，而是應該考慮該標準的合理總費用(aggregate rate)。

    在效率和無歧視部分，執委會認為FRAND的無歧視是指，專利持有人不能對有“類似情況＂(similarly situated)的專利使用人進行歧視。由於沒有一套可適用於所有情況 (one-size-fits-all)的FRAND標準，所以執委會認為所謂的無歧視會隨著行業的不同或商業模式的不同而有異。至於效率，執委會認為就是要把授權談判的交易成本降到最低，因此，執委會支持對於流通世界的產品能在全球範圍內進行SEP組合(SEP portfolio)的授權，一個國家一個國家“逐國＂式的授權並不具效率。

    另外，執委會亦鼓勵SDO與SEP持有人能在歐盟競爭法的架構下建立專利授權平台與專利池(patent pool)以促進專利授權。而為了能夠取得及深化FRAND的專業智能，執委會將成立一個專家小組，以蒐集關於FRAND授權許可的行業慣例和專業知識。此外，委員會將利用所有適當的工具獲取進一步的信息，以充分的證據支持其政策制定。委員會也將成立一個專家小組，以蒐集關於FRAND許可的行業慣例和額外的專業知識。

有關SEPs的可預測之執行環境

    依據歐盟法院在華為/中興案(C-170/13)判決內容，執委會認為該案引發出了：

一、潛在的SEP被授權人必須或有足夠的資訊，以確保SEP投資組合的相關性和是否符合FRAND原則；

二、對FRAND授權金還價(counter-offer)時，不能只是反對SEP持有人的出價(offer)或是引用第三方已決定的權利金來還價，而應包括於特定產品中使用標準的確切資訊；

    除此之外，執委會也指出SEP的持有人不能夠對願意接受FRAND條款的被授權人向法院提請禁制令(injunction)，又鑒於禁制令對商業、消費者和公共利益影響甚廣，是以禁制令的裁決應考慮到比例原則(proportionality)。

    對於SEP組合內容，執委會也提出了建議。執委會認為SEP持有人可以提供包括非SEP在內的多個專利，但不能要求被授權人為了獲得授權而接受這些額外的專利，而被授權人就授權金在還價時必須與被授權人需要的SEPs有關且不能僅是基於單獨的專利；另外，專利組合不應包括競爭性的技術(competing technologies)，必要時則可為互補性的技術(complementary technologies)。

    為了節省仲裁和調解成本，執委會鼓勵多元性的解決方案(alternative dispute resolution，ADR)；另外，執委會亦觀察到專利主張實體(PAE)對專利糾紛所造成的困擾，因此主張應對其加以納管。

開放原始碼(open source)與標準

    執委會以為開放原始碼與標準的行程間的整合可創造出雙贏的局面，執委會將與利害關係人、開放原始碼社群及SDO合作，以促進開放原始碼及標準間的有效互動。

結語

    執委會指出歐盟要從單一市場和數字單一市場中獲得全部利益，就需要一個均衡的知識財產權架構，以支持可持續和高效率的標準化生態系統和SEP授權的環境。執委會將密切關注SEP授權市場，特別是物聯網技術，利用將建立的專家小組於必要時啟動進一步的研究。

後記

    這份《建議》是由執委會相關總署與業界長時間討論的結果，雖不具拘束力但由競爭總署公布可看出執委會試圖藉由競爭法來規範SEPs授權是否符合FRAND原則的痕跡，這與美國司法部反托拉斯署新任署長Makan Delrahim於上月10日在南加大古爾德法學院(USC Gould School of Law)的主張就大異其趣了。D署長在其名為“競爭政策對技術及IP授權適用＂(Application of Competition Policy to Technology and IP Licensing)的演講中主張任何違反 FRAND承諾的行為應該是由契約法來加以處理，而不應被視為違反了反托拉斯法。

    大西洋兩岸的競爭法主管機關對同一個問題有不同的看法並不少見，FRAND爭議如何解決亦將因雙方不同的看法而持續延宕，這只能說FRAND實在是太不friendly了！